Brandon Theiss ・ 2026-11-04 17분

핵심 요약

Amazon의 Patent Evaluation Express(APEX) 프로그램은 법원이 침해 여부를 판단하기 전에도 판매자의 매출과 상품 등록을 즉각적인 위험에 빠뜨릴 수 있다. 효과적인 대응은 Amazon이 새로운 평가 기회를 제공하는지, 아니면 기존 APEX ID에 근거하여 권리를 집행하는지를 확인하는 데서 시작한다. 후자의 경우 새로운 평가에 참여할 기회 없이 상품이 삭제될 수 있다. 판매자는 침해 혐의가 제기된 제품과 관련 기록을 신속히 보존하고, 적용되는 기한을 확인하며, 주장된 특허 청구항을 구성요소별로 분석하고, 사업상 손실 위험을 수치화해야 한다. 평가 참여, 합의, 확인소송, 설계 변경, 판매 철수에는 각각 다른 비용과 위험이 따른다. 소송을 제기해도 Amazon의 상품 등록 유지나 복구가 보장되지는 않는다. 특허권자에게 신고 철회를 명하는 긴급 구제를 받으려면 그럴듯한 비침해 논거만으로는 부족할 수 있다. 핵심은 APEX를 사업의 존립에 영향을 미칠 수 있는 특허 사안으로 다루고, 플랫폼의 기한 때문에 선택지가 사라지기 전에 법률·기술·운영 판단을 조율하는 것이다.

서론

Amazon Patent Evaluation Express 통지는 Seller Central에서 처리할 또 하나의 지식재산권 문의처럼 보일 수 있다. 그러나 신고 대상 상품의 매출에 의존하는 판매자에게는 사업의 존립에 영향을 미칠 수 있는 특허 사안이다. Amazon Standard Identification Number(ASIN)는 Amazon 카탈로그에서 제품을 식별하는 번호이며, 상품 등록이 삭제되면 법원이 침해 여부를 판단하기 전에 판매가 중단될 수 있다. 먼저 실제로 어떤 권리 집행 절차가 사용되고 있는지 확인해야 한다. 새로운 평가에 대한 참여 안내와 기존 APEX ID에 근거한 신고는 대응 선택지가 다를 수 있기 때문이다.

새로운 평가에 관하여 Amazon은 중립적인 제3자 변호사가 미국 발명특허(utility patent) 분쟁을 검토하는 절차라고 설명한다. 현재 참여하는 각 당사자 측은 평가자에게 직접 미화 5,000달러를 예치하며, 평가에서 유리한 판단을 받은 참여자에게는 예치금이 반환된다. Amazon은 평가 결과에 따른다. 특허권자에게 유리한 판단이면 신고 대상 상품을 삭제하고, 판매자에게 유리한 판단이면 해당 평가를 근거로 조치를 취하지 않는다. Amazon, Brand Registry, “Can Brand Registry help with utility patent disputes?,” https://sell.amazon.com/brand-registry (last visited Nov. 2, 2026) [hereinafter Brand Registry].

APEX는 예비적 금지명령(preliminary injunction)을 구하는 소송에 버금가는 사업상 압박을 가할 수 있다. 다만 이 비교는 협상력과 사업상 결과에 관한 것이다. 법원은 예비적 금지명령을 판단할 때 본안에서 승소할 가능성, 회복할 수 없는 손해가 발생할 개연성, 당사자 간 형평의 비교, 공익을 검토한다. Winter v. Nat. Res. Def. Council, Inc., 555 U.S. 7, 20 (2008). Amazon의 사적 평가 절차는 이러한 사법적 판단 기준을 적용하지 않으며, 손해배상을 명하거나 특허를 무효로 하거나 법원의 금지명령을 발령하지도 않는다.

따라서 올바른 대응은 일반적인 부인 문구를 보내는 것이 아니라 우선순위를 정한 초기 대응에서 시작한다. 판매자는 통지가 실제로 무엇을 요구하는지 파악하고, 신고 당시의 제품과 상품 등록 상태를 보존하며, 주장된 청구항을 구성요소별로 검토하고, 위험에 노출된 사업 가치를 수치화한 뒤 평가 참여, 분쟁 해결, 소송, 판매 철수 중 대응 방향을 선택해야 한다. 이러한 작업은 병행해야 한다. 대응 기간이 짧아 한 가지 작업을 끝낸 후 다음 작업을 시작할 여유가 없기 때문이다.

1 권리 집행 절차와 적용 문서 확인

새로운 평가인지 기존 APEX ID에 근거한 신고인지 확인한다. 통지와 신고 기록을 읽고 Amazon이 판매자에게 새로운 평가 참여를 권유하는지, 기존 APEX ID에 따른 신고를 검토하는지, 아니면 다른 특허권 집행 절차를 사용하는지 확인한다. APEX ID는 이후 다른 판매자를 상대로 하는 신고에도 사용될 수 있다. Kohree 사건에서 법원은 나중에 신고 대상이 된 판매자들에게 새로운 평가 참여 기회가 주어지지 않은 채 기존 ID에 근거하여 상품이 삭제된 경위를 설명했다. 따라서 이 가이드에서 설명하는 통지 및 참여 신청 일정은 Amazon이 실제로 그 절차를 제공하는 경우에만 적용된다. Kohree LLC v. RVLock & Co., No. 1:25-cv-00067-RJS-CMR, slip op. at 3–6 (D. Utah June 1, 2026), https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/utah/utdce/1:2025cv00067/156889/76/.

APEX는 등록되어 존속기간이 만료되지 않은 미국 발명특허에 관한 분쟁을 다루는 Brand Registry 제도이다. Amazon의 공개 안내는 미국 디자인특허, 미국 이외 국가의 특허, 존속기간이 만료된 특허, 법원 또는 미국 국제무역위원회(ITC)가 이미 침해를 인정하는 명령을 내린 사안을 제외한다. 또한 관련 소송이 계속 중이면 Amazon은 평가를 시작하지 않거나 중단할 재량을 유보한다. 이 적용 범위는 중요하다. 판매자는 대응 기간을 본안 검토에만 사용하기 전에, 평가 대상 특허와 특허권자 및 권리의 종류가 적절한지 확인해야 한다. Amazon, Amazon Patent Evaluation Express (APEX) Program, https://sellercentral.amazon.com/seller-forums/discussions/t/03705c02-af92-400b-96a9-fbe3a2833497 (last visited Nov. 2, 2026) [hereinafter APEX Program].

어떤 문서가 적용되는지 확인한다. 새로운 평가에서는 해당 사안에 적용되는 통지, 그 통지에 편입된 절차 규정, 참여 계약, 지급 지침, 평가자의 일정을 함께 읽는다. 문서의 버전을 확인하고, 서로 일치하지 않는 내용은 신속히 서면으로 명확히 한다. 과거 판례나 보관된 예전 양식은 배경 자료일 뿐, 현재 진행 중인 사안의 지침을 대신하지 않는다.

과거 절차에서는 특허권자가 하나의 청구항을 선택하고 최대 20개의 상품 등록을 지정할 수 있었다. SnapRays 사건에서 설명된 통지는 평가 참여, 분쟁 해결 또는 확인소송 제기를 위해 3주를 부여했으며, 아무 조치도 하지 않으면 상품이 삭제되었다. 이는 해당 법원이 검토한 조건이며, 이후 모든 통지에 동일하게 적용된다는 보장은 아니다. SnapRays v. Lighting Def. Grp., 100 F.4th 1371, 1374–75 (Fed. Cir. 2024).

보관된 과거 절차는 서면 제출 방식으로 진행되었고, 증거개시(discovery)나 대면 심리 없이 특허권자가 침해를 입증할 가능성이 있는지를 판단했다. 판매자에게는 일반적으로 한 차례의 답변 기회만 주어졌고, 특허권자의 재답변에 대한 추가 반박서면(sur-reply)은 허용되지 않았다. 이러한 과거의 제약은 조기 준비가 중요한 이유를 보여 준다. Amazon, Amazon Utility Patent Neutral Evaluation Procedure §§ 1–5, 8 (Feb. 17, 2020), https://amazonsellerslawyer.com/wp-content/uploads/2020/02/Amazon-Utility-Patent-Neutral-Evaluation-Procedure.pdf [hereinafter Archived Procedure].

2 최초 72시간의 대응

아래 일정은 내부 대응 목표이며 Amazon의 기한이 아니다. 남은 대응 기간이 더 짧다면 작업을 압축하고, 대응 방향에 관한 결정을 즉시 책임 의사결정자에게 상정한다. 이미 상품 등록이 삭제되었거나 기존 ID에 근거한 신고라면, 평가 참여 여부를 결정하기보다 즉시 복구 방안이나 소송을 검토해야 할 수 있다.

24시간 이내. 통지와 기록을 보존하고, 특허 전문 변호사를 선임하며, 권리 집행 절차를 확인하고, 외부 기한과 제출 경로를 검증한 뒤 법률 책임자 한 명과 사업 의사결정자 한 명을 지정한다. 법원 절차를 이용할 가능성에 대한 검토와 준비도 즉시 시작한다. 소송을 제기하기 전에 변호사는 관할을 검토하고, 청구 내용과 미국 특허심판원(Patent Trial and Appeal Board, PTAB) 절차를 포함한 진행 순서를 결정해야 한다. 소장 작성, 접수, 송달, Amazon의 통지 요건 이행에도 시간이 필요하다.

48시간 이내. 보험사와 공급업체 또는 보상 의무자에게 통지하고, 대표 제품 샘플을 확보하며, 기술 자료를 취합하고, 사업상 손익 추산을 시작한다. 변호사가 본안을 검토하는 동안에도 보험약관과 계약상의 통지 요건을 지켜 권리를 보전한다.

72시간 이내. 잠정적인 청구항 대비표를 완성하고, 가장 강한 방어 논거와 부족한 증거를 파악하며, 실행 가능한 대응 방안을 추린다. 이 작업들은 병행한다. 지급 권한, 소송 지원 체계 또는 합의 협상 창구를 마련하기 위해 최종 침해 검토 의견을 기다려서는 안 된다.

기초 증거를 보존한다. Seller Central 통지와 관련 메시지를 저장한다. 상품 상세 페이지, 등록 이력, 이미지, A+ 콘텐츠, 상품 옵션, 설명서, 동영상, 고객용 사용 지침을 내보내거나 화면 캡처로 보존한다. 상품 등록을 ASIN, SKU, FNSKU, UPC, 모델, 로트, 펌웨어, 공급업체, 날짜와 연결한다. FBA 재고 및 구매 기록, 자재 명세서, 도면, 소프트웨어 버전, 포장, 품질관리 기록, 공급업체와의 연락 내역을 보존한다. 신고 당시 실제 판매 대상이었던 로트에서 대표 제품 샘플을 따로 보관한다.

변호사는 소송이 합리적으로 예상되는지 검토하고, 필요한 경우 증거보존 지시를 내려 관련 이메일, 메시지, 계정 데이터, 기술 기록의 통상적인 삭제를 중단해야 한다. 관련성이 있는 원본 형식의 파일과 메타데이터도 보존한다. 일부 화면 캡처만 수집하면 기초 증거를 놓칠 수 있다. 미국 연방민사소송규칙 제37조(e)는 예상되거나 진행 중인 소송을 위해 보존했어야 할 전자저장정보가 소실된 경우를 다룬다. Fed. R. Civ. P. 37(e).

특허 분석의 대상은 관련 시점에 판매되던 침해 혐의 제품이다. 상세 페이지, 펌웨어, 부품 또는 재고 흐름을 변경하기 전에 원래 상태를 보존한다. 과거 절차는 신고 이후 제품이나 상품 등록을 조작하는 행위를 불리한 판단 또는 삭제의 근거로 취급했다. Archived Procedure § 4, at 2.

사업상 손실 위험을 수치화한다. 신고 대상 ASIN별로 공헌이익, 판매 순위, 리뷰 수, 광고 의존도, 재고 손실 위험, 계절성, 다른 상품으로의 이전 비용을 산정한다. 상품 옵션이나 묶음 상품이 상위 상품 등록에 의존하는지 확인한다. 실질적으로 설계가 변경된 제품을 출시하는 데 걸리는 시간과 기존 재고 및 신규 재고를 분리할 수 있는지를 추산한다. 기술적으로 강한 방어 논거도 매출 비중이 작은 상품에는 경제적으로 합리적이지 않을 수 있다. 반대로 해당 ASIN이 사업의 핵심이라면 방어에 약점이 있더라도 집중적인 대응이 정당화될 수 있다.

마지막으로 대응의 통제권을 유지하면서 이해관계자에게 통지한다. 공급업체 또는 제조업체, 보험사, 필요한 경우 투자자나 대출기관, 사내 Amazon 운영·기술·재무·홍보 책임자에게 알린다. 영업 담당자가 특허권자와 침해 여부를 논쟁하거나 근거 없는 사실을 인정하지 않도록 지시한다. 한 사람이 연락을 총괄하고, 증거 보관소와 최신 경과표를 각각 하나로 통합한다.

3 통지 대응 기한과 평가 기한 관리

새로운 평가는 보통 연속된 두 단계의 기한 관리를 수반한다. 통지 대응 단계에서는 Amazon 통지가 인정하는 대응 방안을 완료하는 기한이 적용된다. 판매자가 참여를 선택하면 평가 단계의 기한에 따라 지급, 서면 제출, 판단, 플랫폼 조치가 진행된다. 해당 통지의 마감은 개별 사안에 적용되는 플랫폼 기한이며 법정 기한이나 법원 기한이 아니다. 여기서 인용한 공개 자료만으로 현재 모든 사안에 공통으로 적용되는 세부 일정을 확정할 수는 없다.

기산 사유, 마감 날짜와 시각 또는 정해진 기간, 시간대, 달력일·영업일 구분, 주말·공휴일 처리, 필요한 행위, 제출 경로, 수령·접수 증명 방법을 확인한다. 통지가 제공되었음을 기록상 확인할 수 있는 가장 이른 시점을 내부 초기 대응에 한하여 ‘0일차’로 삼는다. 실제 적용되는 기산 사유는 통지에 따라 결정된다. 지침이 불명확하면 서면으로 명확화를 요청하면서, 가능한 가장 이른 만료 시점에 맞추어 작업한다.

시간이 허락하면 외부 기한의 3~5영업일 전을 내부 실행 여부 결정 시점으로 정하고, 선택한 조치는 적어도 24시간 일찍 완료한다. 이 여유는 서명, 송금 확인, 현지 변호사 선임, 법원 서류 접수, 법인명이나 전송 오류의 시정에 필요하다. 남은 기간이 더 짧다면 가능한 한 빨리 대응 방향을 결정하고 즉시 작업을 압축한다. 이러한 내부 목표를 추가 대응 기간으로 여겨서는 안 된다.

필요한 계약서, 지급, 신고 철회, 법원 제출 서류, Amazon에 대한 통지가 지정된 경로로 수령되었다는 서면 증거를 확보한다. 소장 초안, 변호사에 대한 지시, 처리 중인 송금, 답변 없는 지원 요청, 합의 협의만으로는 완료를 입증할 수 없다. 지원 문의나 특허권자의 동의로 Amazon의 기한 진행이 중단된다고 가정해서는 안 된다. Amazon 또는 적용 지침에서 명시적으로 권한을 부여한 다른 주체가 확인한 경우에만 기한 연장에 의존한다.

4 네 가지 전략적 대응 방안 선택

실무상 선택지는 평가 참여, 분쟁 해결, 소송, 판매 철수이다. 여러 방안을 병행하여 준비할 수 있지만, 평가 참여는 Amazon이 그 기회를 제공하는 경우에만 가능하다. 이미 상품 등록이 삭제되었다면 새로운 평가를 받을 수 있다고 가정하지 말고 Amazon이 복구에 무엇을 요구하는지 확인한다.

평가에 참여하면 플랫폼상 상품 등록 문제에 대한 판단을 받을 수 있고, 연방소송 없이 ASIN을 유지할 가능성이 남는다. 청구항의 특정 구성요소가 없다는 점을 명확히 입증할 수 있고, 실제 제품 구성을 신뢰할 만한 기록으로 증명할 수 있을 때 가장 합리적이다. 예치금, 법률·기술 작업, 판매 중단 위험, 평가 결과와 관계없이 이후 소송이 제기될 가능성을 비용에 반영한다.

직접적인 분쟁 해결에는 라이선스, 특정 제품에 대한 권리 불행사 약정, 대가를 지급하는 신고 철회, 재고 소진 판매 기간, 문서화된 회피설계 등이 포함될 수 있다. 당사자들이 ‘해결을 위해 협의 중’이라고 적은 업무 이메일만으로는 충분하지 않다. 판매자는 누가 신고를 철회해야 하는지, Amazon에 어떻게 통지할지, 어떤 ASIN·모델·계열회사·판매 경로가 포함되는지, 과거 판매와 실질적으로 재설계된 제품까지 합의가 다루는지 확인해야 한다.

확인소송을 제기하면 청구항 해석과 통상 APEX에서 판단되지 않는 방어 사유를 포함하여 법원 절차에서 충분히 다툴 수 있다. Amazon의 평가 처리에도 영향을 줄 수 있다. 그러나 이는 특허소송을 시작하는 것이며, 더 강력한 평가 불복 절차를 신청하는 것이 아니다. 특허권자는 침해 반소를 제기하고, 예비적 금지명령을 신청하며, 증거개시와 손해배상을 요구할 수 있다. 법정지, 재판지, PTAB 절차와의 진행 순서, 보험은 나중이 아니라 즉시 검토할 문제가 된다.

제품의 수명이 끝나 가거나, 공헌이익이 낮거나, 재고가 적거나, 특허 침해 문제가 없는 대체품이 준비되어 있다면 삭제를 수용하는 것이 합리적일 수 있다. 이는 기한을 놓친 결과가 아니라 적극적인 사업 판단이어야 한다. Amazon에서 삭제되었다고 해서 다른 마켓플레이스, 도매 경로 또는 소비자 직접판매 사이트에서 판매할 특허 라이선스가 생기는 것은 아니다.

5 청구항을 중심으로 침해 분석 구성

특허의 보호범위는 발명의 명칭, 추상적으로 본 도면, 특허권자의 제품 구상 자체가 아니다. 침해 여부는 청구항에 따라 결정된다. 문언침해가 성립하려면 주장된 청구항의 모든 구성요소가 대상 제품이나 방법에 존재해야 한다. 따라서 긴급 분석은 제품의 외관이 왜 다른지를 설명하는 서술이 아니라 청구항 대비표에서 시작해야 한다. 35 U.S.C. § 271(a); Southwall Techs., Inc. v. Cardinal IG Co., 54 F.3d 1570, 1575 (Fed. Cir. 1995); Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chem. Co., 520 U.S. 17, 29 (1997).

선택된 청구항을 개별 구성요소로 나눈다. 다음 열에는 특허권자가 주장하는 것으로 보이는 논리를 기재한다. 세 번째 열에는 대상 제품의 실제 구조나 작동을 출처와 함께 기록한다. 네 번째 열에는 판매자의 청구항 해석과 그 근거 증거를 적는다. 다섯 번째 열에는 결여된 구성요소나 사실관계의 다툼을 표시한다. 실질적으로 다른 ASIN마다 이 작업을 별도로 반복한다. ‘우리 제품에는 추가 기능이 있다’, ‘독자적으로 개발했다’, ‘복제하지 않았다’는 설명은 일반적으로 청구항의 모든 구성요소가 충족되는지에 대한 답이 되지 못한다.

청구항 해석은 청구항, 명세서, 출원경과에 근거해야 한다. 사전과 전문가의 주장은 이러한 내재적 자료보다 보조적인 지위에 있다. 출원경과에는 권리범위를 축소하는 보정이나 더 넓은 범위에 대한 명백하고 의문의 여지가 없는 포기가 나타날 수 있다. 이러한 자료는 겉으로 드러난 제품 차이를 결론을 좌우하는 구성요소의 결여로 바꿀 수 있다. Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303, 1312–17 (Fed. Cir. 2005) (en banc); Omega Eng’g, Inc. v. Raytek Corp., 334 F.3d 1314, 1323–26 (Fed. Cir. 2003).

판매자는 균등론에 비추어서도 방어 논거를 엄격히 검증해야 한다. 어떤 부품이 청구항의 구성요소를 문언상 충족하지 않더라도, 실질적으로 동일한 기능을 실질적으로 동일한 방식으로 수행하여 실질적으로 동일한 결과를 얻는다는 주장이 제기될 수 있다. 다만 출원경과 금반언이나 청구항의 구성요소를 무의미하게 만들어서는 안 된다는 원칙 등 법적 제한이 적용된다. 문언상의 차이만 발견하고 분석을 끝내면 대응 논거가 취약할 수 있다. Warner-Jenkinson, 520 U.S. at 29–30, 39–40; Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 535 U.S. 722, 733–34, 740–41 (2002).

방법 청구항에서는 각 단계를 수행하는 사람이나 법인을 대응시키고, 소프트웨어가 관련 작동을 어떻게 수행하는지 확인한다. 직접침해는 일반적으로 적용 법리에 따라 모든 단계가 하나의 주체에 의해 수행되거나 그 주체에게 귀속될 것을 요구한다. 고객이 마지막 단계를 수행한다는 사실만으로 비침해가 입증되지는 않는다. 직접침해와 필요한 인식 및 의도가 입증되면 사용 지침이나 광고는 유도침해의 근거가 될 수 있다. Limelight Networks, Inc. v. Akamai Techs., Inc., 572 U.S. 915, 921–22 (2014); Akamai Techs., Inc. v. Limelight Networks, Inc., 797 F.3d 1020, 1022–23 (Fed. Cir. 2015) (en banc); Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S.A., 563 U.S. 754, 766 (2011).

증거는 평가자가 검토하기 쉽게 제시해야 한다. 각 기술적 명제마다 페이지 번호가 있는 설명서, 주석을 단 사진, 소스코드 발췌문, CAD 도면, 시험 결과 또는 진정성이 확인된 업무 기록을 인용한다. 현재 절차가 선택한 증거 형식을 허용하는지 확인한다. 과거 규정은 실물 증거를 금지했다. 공급업체가 기술 진술서를 제공한다면 실제 출하 제품과 대조하여 검증한다. 설명서나 상품 등록 내용과 모순되는 단정적인 진술서는 진술서가 전혀 없는 것보다 더 해로울 수 있다. Archived Procedure § 3, at 2 (excluding physical exhibits under that version).

6 APEX에서 허용되는 제한된 방어 사유 검토

법원에서 침해 혐의를 받는 자는 비침해, 무효, 권리행사 불가, 라이선스, 권리소진 등 여러 쟁점을 제기할 수 있다. 과거 APEX 절차의 범위는 더 좁았다. 청구항 구성요소의 결여 외에도, 요건을 갖춘 재판기관이 이미 내린 무효 또는 권리행사 불가 판단, 또는 대상 제품이나 물리적으로 동일한 제품이 특허의 가장 이른 유효 출원일보다 1년 이상 앞서 판매되고 있었다는 독립적으로 검증 가능한 증거를 허용했다. Archived Procedure § 4, at 3.

마지막 방안은 APEX에 특유한 간이 방어 경로이며, 미국 특허법 제102조에 따른 법원의 완전한 분석을 대신하지 않는다. 과거 절차는 단순한 진술서나 주장만으로는 부족하다고 보았고, 확인 가능한 Amazon 판매일이나 보관된 웹페이지 같은 객관적 자료를 요구했다. 이 방어를 검토하는 판매자는 날짜만큼이나 제품의 정확한 동일성을 세심하게 보존해야 한다. 대상 제품과 외관상 유사할 뿐인 과거 제품은 ‘물리적으로 동일한’ 제품이 아닐 수 있다. Archived Procedure § 4, at 3; 35 U.S.C. § 102.

요건을 갖춘 재판기관이 이미 판단한 경우가 아니라면, 통상적인 선행기술에 기초한 무효 주장은 과거 평가자의 심사 대상이 아니었다. 또한 법원에서 중요하다는 이유만으로 평가자가 라이선스, 권리소진, 소유권 또는 형평법상 방어 사유를 판단할 것이라고 가정해서는 안 된다. 적법하게 허락된 판매는 연방법상 특허권을 소진시킬 수 있지만, 공개된 APEX 절차에는 권리소진이 열거되어 있지 않았다. 이런 쟁점은 오히려 신고 철회 요구, 합의 또는 법원 구제의 근거가 될 수 있다. Impression Prods., Inc. v. Lexmark Int’l, Inc., 581 U.S. 360, 370–71 (2017); Archived Procedure § 4, at 3.

결론을 좌우할 수 있는 가장 명확한 구성요소의 결여를 먼저 제시한다. 충분히 전개되지 않은 무효 주장 속에 강한 비침해 논거를 묻어 두거나, 평가자가 지정된 절차 밖의 방어 사유를 판단할 것이라고 가정해서는 안 된다.

7 평가자와 후속 절차를 고려한 서면 작성

가장 효과적인 APEX 답변서는 평가자가 내려야 할 판단을 중심으로 구성된다. 먼저 선택된 청구항, 대상 제품의 구성, 제품이 충족하지 않는 한두 개의 구성요소를 짧게 안내한다. 이어 청구항 해석을 제시하고 내재적 자료와 연결한 뒤, 정확한 증거 인용으로 제품의 사실관계를 입증한다. 특허권자의 가장 강한 균등론 또는 간접침해 논거를 없는 것처럼 취급하지 말고 직접 다룬다. 마지막에는 요청하는 결과와 ASIN별 간결한 적용 분석을 제시한다.

페이지 제한이 있을수록 분량보다 절제된 구성이 중요하다. 과거 절차는 판매자 답변서에 두 줄 간격 15페이지를 허용했고, 청구항 대비표와 증거자료는 이 제한에서 제외했으며, 판매자의 추가 반박서면은 허용하지 않았다. 현재의 페이지 산정, 파일명, 허용 증거, 링크, 전송, 지급 효력 발생에 관한 규정을 확인한다. 제출 과정의 문제를 바로잡을 수 있도록 충분히 일찍 제출한다. Archived Procedure § 3, at 1–2.

서명하기 전에 참여 계약을 읽는다. 과거 양식은 비밀유지 의무와 후속 절차에서 평가에 관해 증거개시를 구하는 데 대한 제한을 두었다. 또한 권리 포기, 책임 제한, 제3자 수익자 조항, 계약 분쟁에 대한 워싱턴주법 및 킹카운티 법정지 조항도 포함했다. 실제 현행 조건을 검토하고, 계약 분쟁과 기초가 되는 특허 사건을 구분한다. Amazon, Amazon Utility Patent Neutral Evaluation Agreement §§ 2–3, 5 (Feb. 17, 2020), https://amazonsellerslawyer.com/wp-content/uploads/2020/02/Amazon-Utility-Patent-Neutral-Evaluation-Agreement.pdf.

비밀유지와 증거법상 특권은 같지 않다. 판매자는 APEX 제출물이 공개 증거가 될 것이라고 단정해서는 안 되지만, 기술 설명과 청구항 해석 입장이 이후 전략을 제약할 수 있다는 전제에서 작성해야 한다. 판매, 인식, 복제, 제품 동일성, 향후 설계에 관해 불필요한 인정을 피한다. 계약상의 비밀유지 제한을 준수하면서, 예정된 PTAB 심판청구서나 연방지방법원 소장과 일관성을 유지한다.

8 공급업체 보험 보상 문제의 병행 처리

많은 마켓플레이스 판매자는 대상 제품을 직접 설계하거나 제조하지 않는다. 그 사실이 침해를 부정하지는 않지만, 누가 증거를 제공하고 비용을 부담하는지는 달라질 수 있다. 구매, 제조, 자체 브랜드, 플랫폼 서비스 계약을 즉시 검토한다. 보상 조항이 플랫폼 신고와 상품 삭제까지 포함하는가, 아니면 제기된 소송에만 적용되는가? 누가 방어를 지휘하는가? 합의 전에 동의가 필요한가? 변호사 비용, 매출 손실, 처분하기 어려워진 재고, 리콜 또는 재설계 비용이 포함되는가? 결과적 손해 배제 조항이 가장 중요한 손실을 보상 범위에서 제외하는가?

적용 가능하고 계약으로 배제되지 않은 경우, U.C.C. 제2-312조 제3항은 해당 종류의 물품을 통상적으로 거래하는 상인 판매자에게 정당한 권리 침해 청구에 대한 보증을 부과할 수 있다. 구매자가 사양을 제공했다면 책임 배분이 달라질 수 있다. 준거법, 통지, 방어 인수 요청 요건이 중요하다. U.C.C. §§ 2-312(3), 2-607(3)–(5) (Am. L. Inst. & Unif. L. Comm’n 2022). APEX는 소송이 아니므로 소송에만 적용되는 방어 인수 요청 조항이 적용된다고 가정해서는 안 된다. 신속히 서면 통지하고, 권리를 유보하며, 기술 협조와 보상을 요청하고, 가능한 범위에서 방어 지휘에 관한 조항을 준수한다. 그에 관한 논의로 Amazon의 대응 기간을 소진해서는 안 된다.

보험 검토도 구체적이어야 한다. 지식재산권 면책 조항, 광고상 손해 관련 문구, 통지 요건, 변호사 선임 동의 조항, 자기부담금, 플랫폼 절차가 보험상 ‘청구’에 해당하는지를 확인한다. APEX 자체는 보장되지 않더라도 같은 통지가 나중에 보장 대상 소송으로 이어질 수 있다. 늦은 통지는 피할 수 있었던 또 하나의 분쟁을 만들 수 있다.

9 확인소송과 PTAB 절차의 진행 순서 검토

SnapRays 사건에서 연방순회항소법원은 제시된 사실관계상 특허권자의 APEX 신고가 유타주에서 특정적 대인관할권(specific personal jurisdiction)을 인정할 근거가 된다고 판단했다. 특허권자는 유타주 판매자의 특정 상품 등록을 겨냥했고, 예정된 삭제는 그 판매자의 유타주 내 활동에 영향을 주었다. 법원은 통상적인 중지 요구 서한과, 대응하지 않으면 자동으로 사업상 결과가 발생하는 권리 집행 수단을 구별했다. SnapRays, 100 F.4th at 1375–79. 연방대법원은 2025년 3월 24일 상고허가 신청을 받아들이지 않았다. Lighting Def. Grp. v. SnapRays, 145 S. Ct. 1424 (2025) (mem.).

판매자에게 SnapRays 판결은 의미 있는 협상력을 제공하지만, 편리한 소재지 법원에서 소송할 수 있다는 보편적인 보장은 아니다. 관할 관련 사실을 소장에 구체적으로 기재해야 한다. 판매자가 어디에서 제품을 설계·관리·마케팅·보관·판매하는지, 직원들이 어디에서 Amazon 계정을 운영하는지, 예정된 삭제가 어디의 사업 운영에 영향을 미칠지를 적는다. 연방순회항소법원은 특정 상품 등록의 삭제가 해당 지역의 활동에 영향을 미치도록 그 법정지를 겨냥한 경우로 판단 근거를 한정했다. 외국 판매자에게는 이에 견줄 만한 미국 내 ‘본거지’ 법정지가 없을 수 있다. SnapRays, 100 F.4th at 1379.

Amazon의 본사가 워싱턴주에 있다는 사실만으로 그곳에서 특허권자에 대한 대인관할권이 성립하지는 않는다. Good Life Wholesale 사건에서 법원은 판매자가 워싱턴주에서의 대인관할권을 입증하지 못했다는 이유로 궐석판결을 거부했다. 이는 대인관할권에 관한 판단이며 편의를 위한 이송 결정이 아니었다. Good Life Wholesale LLC v. Jiao, No. 2:25-cv-02099-JNW, slip op. at 4–8 (W.D. Wash. July 22, 2026), https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/washington/wawdce/2:2025cv02099/354277/11/.

대인관할권은 충족해야 할 요건 중 하나일 뿐이다. 현실적인 분쟁, 원고적격, 적절한 재판지, 송달 요건도 갖추어야 한다. APEX 신고는 구체적인 이해대립의 근거가 될 수 있지만, 개별 사실관계가 적용되는 확인소송 요건을 충족해야 한다. MedImmune, Inc. v. Genentech, Inc., 549 U.S. 118, 127 (2007); SanDisk Corp. v. STMicroelectronics, Inc., 480 F.3d 1372, 1381 (Fed. Cir. 2007). 이와 별개로 미국 연방법전 제28편 제1404조(a)에 따라 편의를 위해 사건이 이송될 수 있다. Jiujiang Xiangmojin 사건에서 워싱턴주 소재 법원은 외국 판매자들의 확인소송을 뉴욕 동부 연방지방법원으로 이송했다. Jiujiang Xiangmojin Trading Co. v. Interlink Prods. Int’l Inc., No. 2:24-cv-02034-LK, 2025 WL 2966307 (W.D. Wash. Oct. 21, 2025).

PTAB 절차의 순서도 함정이 될 수 있다. 당사자계 무효심판(inter partes review, IPR)이 현실적인 선택지라면, IPR 청구 전에 특허 유효성을 다투는 민사소송을 제기할 경우 미국 특허법 제315조(a)(1)에 따라 심판 개시가 금지될 수 있다. 무효 반소는 다르게 취급되며, 침해 소장의 송달은 제315조(b)에 따른 별도의 1년 기한을 개시할 수 있다. 따라서 판매자는 무효 확인 청구를 기계적으로 추가해서는 안 된다. 전략에 따라 IPR을 먼저 청구하거나, 비침해만을 구하는 확인소송을 제기하거나, 법원에서 두 쟁점을 모두 다툴 수 있다. 이 순서 결정은 긴급 대응 일정에 포함되어야 한다. 35 U.S.C. § 315(a)(1), (a)(3), (b).

소송은 위험의 양상을 바꾼다. 특허권자는 반소를 제기하고, 증거개시와 손해배상을 요구하며, 예비적 금지명령을 신청할 수 있다. 한 APEX 관련 분쟁은 이 위험을 보여 준다. 법원은 판매자에 대해 특허권자가 구한 예비적 구제를 허용했다. 9878866 Canada Inc. v. Intake Breathing Tech., LLC, No. 1:25-cv-02443-RBW, slip op. at 6–8, 38–39 (D.D.C. Apr. 27, 2026), https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/district-of-columbia/dcdce/1:2025cv02443/283108/41/.

APEX 통지의 수령은 특정 특허를 인식했다는 근거가 될 수 있지만, 인식만으로 고의침해가 성립하지는 않는다. 변호사 의견을 받지 않았다는 사실 자체로 고의침해나 유도침해를 입증할 수는 없다. 계속 판매할 것인지 검토하고, 합리적인 근거에 따른 대응을 기록한다. Halo Elecs., Inc. v. Pulse Elecs., Inc., 579 U.S. 93, 103–05 (2016); Bayer HealthCare LLC v. Baxalta Inc., 989 F.3d 964, 988 (Fed. Cir. 2021); 35 U.S.C. § 298.

Amazon의 공개 안내에 따르면 관련 소송이 계속 중인 경우 평가를 거절하거나 중단할 수 있다. 이 문구는 재량을 인정한다. 소송을 선택했다면 소장을 접수하고, 지정된 경로로 Amazon에 통지하며, 해당 ASIN의 처리에 대한 서면 확인을 받는다. 제소만으로 상품 등록의 유지나 복구가 보장되지는 않는다. Amazon, APEX Program.

10 합의와 설계 변경의 실무상 이행 확보

APEX의 압박 속에서 이루어진 합의는 플랫폼 문제와 특허 문제를 모두 해결해야 한다. 최소한 대상 특허 청구항, 제품, ASIN, 모델, 계열회사, 지역, 판매 경로를 정의하고, 과거 판매의 처리와 청구권 면제를 명시하며, 비용을 배분하고, 비밀유지와 비방 금지를 다루며, 누가 언제 어떤 형식으로 Amazon에 통지할지 정확히 정해야 한다. 현재 ASIN에만 한정된 권리 불행사 약정은 실질적으로 동일한 제품이 나중에 새로 등록되면 충분하지 않을 수 있다.

회피설계는 올바른 청구항 해석에 따라 균등론과 적용 가능한 간접침해 법리를 포함하여 관련 청구항의 침해를 피해야 한다. 특허법은 정당한 회피설계 활동을 장려한다. State Indus., Inc. v. A.O. Smith Corp., 751 F.2d 1226, 1235–36 (Fed. Cir. 1985). 먼저 신고 대상 제품 샘플을 보존한다. 재설계품에는 새로운 설계 개정번호, 자재 명세서, 펌웨어 버전, 공급업체 지침, 품질관리 시험, 적용일을 부여한다. 기존 재고와 신규 재고를 분리하고, 혼합 출하를 방지하는 출고 관리가 작동하는지 확인한다. 출시 전에 새로운 청구항 대비표를 확보한다.

동일한 신고 대상 제품을 계속 출하하면서 이미지, 라벨 또는 ASIN만 바꾸는 것은 회피설계가 아니다. 이는 평가에서 불리한 추론을 초래할 위험이 있고 플랫폼 규정의 우회로 여겨질 수 있다. 반대로 실질적인 재설계를 했다면 새 상품 등록으로 기존 제품이 출하되어 그 의미가 훼손되지 않도록 해야 한다. 법적 논거, 설계 변경, 운영 계획, Amazon 카탈로그 기록은 서로 일치해야 한다.

11 평가 결과와 상품 등록 복구 방안 이해

판매자가 유리한 판단을 받으면 Amazon은 해당 평가를 근거로 조치를 취하지 않고, 평가자는 판매자의 미화 5,000달러 예치금을 반환한다. 이는 플랫폼상 중요한 성과이다. 그러나 법원의 비침해 확인이 아니고, 특허를 무효로 하지 않으며, 특허권자가 나중에 소송을 제기하는 것을 막지도 않는다. Amazon, Brand Registry.

특허권자가 유리한 판단을 받으면 Amazon은 자사 정책에 따라 신고 대상 상품을 삭제한다. 평가자는 특허권자가 침해를 입증할 가능성이 있다고 판단했을 뿐이다. 그 결과는 손해배상을 명하지 않으며, 그 자체로 다른 경로의 판매를 금지하지도 않는다. 그러나 그런 판매를 계속하면 소송 위험이 유지되거나 커질 수 있다. 판매자는 Amazon에서 문제가 끝났다고 가정하지 말고 판매 경로 전략, 재고, 설계 변경, 합의를 즉시 재검토해야 한다.

특허권자는 Amazon의 기준을 충족하면 APEX ID를 받을 수 있고, 유리한 평가에서 받은 ID를 이후 신고에 사용할 수 있다. 이는 조건부 플랫폼 권리 집행이며 모든 제품에 적용되는 법원 명령이 아니다. 기존 ID에 근거한 권리 집행을 당한 판매자는 신고서를 확보하고, 그 기초가 된 제품 구성과 주장된 청구항을 확인한다. 철회 또는 복구 요청의 근거가 되는 기술적 차이를 보존한다. Amazon, Brand Registry; Kohree, slip op. at 3–6.

과거 절차는 평가자의 재심을 허용하지 않았다. 또한 특허권자에게 유리한 판단에는 이유를 제시하지 않았고, 판매자에게 유리한 판단에만 간단한 설명을 요구했다. 이러한 제한 때문에 평가 자체에서 이후 검토에 활용할 수 있는 정보는 줄어든다. 과거 절차는 평가와 상충하는 법원 명령의 제출을 허용했으며, 소송이나 중재의 판결·명령이 Amazon 정책에 따른 재등록 요청의 근거가 될 수 있음을 예정했다. 그 어느 것도 자동 복구를 보장하지는 않았다. Archived Procedure §§ 5, 8, at 3–4.

본안 판단, 신고 철회 명령, Amazon의 재등록은 서로 별개의 목표이다. 확인소송은 법원에 법적 권리를 판단해 달라고 요청하는 절차이다. 특허권자에게 신고 철회를 명해 달라는 신청은 적극적 행위를 명하는 긴급 구제를 구하는 것이다. Amazon의 재등록 결정은 별도의 플랫폼 절차로 남는다. 변호사는 필요한 구제가 정확히 무엇인지, 누구를 상대로 받을 수 있는지, 어떻게 이행할지를 확인해야 한다.

Kohree 사건에서 연방지방법원은 Amazon 특허 신고의 철회를 강제하는 예비적 금지명령 신청에 대해, 신고가 객관적으로 근거 없고 악의에 기초했다는 가중된 입증을 요구했으며 구제를 거부했다. 따라서 그 구제를 받는 데에는 그럴듯한 비침해 논거만으로 부족할 수 있다. 이는 요청된 구제에 관한 해당 지방법원의 법 적용이며, 비침해 확인을 받기 위해 일반적으로 악의를 입증해야 한다는 뜻이 아니다. Kohree, slip op. at 8–18 (applying GP Indus., Inc. v. Eran Indus., Inc., 500 F.3d 1369, 1373–74 (Fed. Cir. 2007)).

불리한 판단이나 기존 ID에 따른 삭제 이후에는 합의와 신고 철회, 적절한 법원 판단이나 명령, 실질적인 재설계, 판매 철수를 검토한다. 제안하는 대응을 Amazon이 명시한 복구 요건에 맞춘다. 절차가 진행되는 동안 기술 및 사업 증거를 보존한다. 소송이 계속 중이라는 사실이나 금지명령을 신청했다는 사실은 구제를 허용하는 명령을 받은 것과 다르다.

12 신고 전 위험 감소

가장 효과적인 APEX 대응은 신고 전에 준비된다. 특허가 밀집한 제품군에서 신제품을 출시하는 판매자는, 특히 주력 제품과 장기 판매 상품에 대해 위험에 비례한 실시자유조사(freedom-to-operate review)를 실시해야 한다. 기록이 모든 특허분쟁을 예측할 필요는 없다. 조사한 기능, 알려진 특허, 가장 근접한 위험에 관한 청구항 대비표, 청구항을 회피하기 위한 설계 선택, 공급업체의 진술, 검토한 날짜와 제품 구성을 문서화해야 한다.

계약은 플랫폼상 권리 집행을 명시적으로 다루어야 한다. 사업상 합의 가능한 범위에서 공급업체가 기술 기록을 보존하고, 신속히 협조하며, 관련 특허와 라이선스를 밝히고, 적절한 보험을 유지하며, 소송뿐 아니라 플랫폼 신고에 대해서도 보상하도록 요구한다. 방어 지휘, 합의 동의, 증거 접근, 재설계 의무, 처분하기 어려워진 재고에 대한 구제 수단을 정한다. 증인이나 기술 자료를 제공할 의무가 없다면 포괄적인 보상 조항도 짧은 평가 기간에는 가치가 크지 않을 수 있다.

체계적인 운영 관리도 중요하다. 제품 사양, 상품 등록 화면 기록, 설명서, 펌웨어, 자재 명세서, 로트 추적 정보, 대표 샘플을 버전별로 관리한다. 출시 전 증거와 최초 판매 증거를 검색 가능한 보관소에 둔다. 실질적인 개정 제품은 재고 및 카탈로그 시스템에서도 구분한다. 어떤 임원, 기술자, 공급업체, 보험사, 변호사가 대응팀에 참여할지 파악해 둔다. 기한이 몇 주 또는 그보다 짧을 때에는 비상 대응 지침으로 며칠을 절약할 수 있다.

신고를 사업 존립에 영향을 미치는 특허 사안으로 취급

먼저 권리 집행 절차와 Amazon이 현재 요구하는 사항을 확인한다. 신고 대상 제품의 구성과 기초 기록을 보존하고, 실제 제품의 사실관계를 청구항과 대비하며, 사업상 손실 위험을 수치화한 뒤 남아 있는 대응 방안 중에서 선택한다. 새로운 평가라면 적용되는 통지 대응, 지급, 서면 제출 기한을 모두 지킨다. 기존 ID에 근거한 권리 집행이거나 이미 삭제된 경우라면, 실제 복구 요건과 법원에서 현실적으로 받을 수 있는 구제에 즉시 집중한다.

당장 물어야 할 것은 단순히 ‘이 특허가 유효한가?’가 아니다. ‘선택된 청구항이 신고 대상 ASIN의 제품을 포괄하려면 무엇이 충족되어야 하며, 적용 기한 전에 무엇을 입증할 수 있는가?’이다. 이를 바탕으로 평가 참여, 분쟁 해결, 확인소송을 통한 구제, 재설계, 판매 철수를 비교하고, 대응하지 않아 Amazon이 처리를 결정하기 전에 판단한다.