한국 우선권 출원을 기초로 미국 출원을 준비할 때는 청구항의 번역과 함께 최초 명세서와 도면이 미국에서 청구하려는 범위를 뒷받침하는지 확인해야 합니다. 한국과 미국 모두 발명의 설명과 청구범위를 함께 살피지만, 적용되는 법적 요건은 서로 다릅니다.
한국 특허법 제42조
제42조 제3항 제1호는 통상의 기술자가 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 발명의 설명을 명확하고 상세하게 작성할 것을 요구합니다. 제4항에 따르면 청구항은 발명의 설명에 의해 뒷받침되어야 하며 발명이 명확하고 간결하게 기재되어야 합니다. 여러 구현에 걸친 넓은 청구항을 준비할 때는 발명의 설명에 공통 구성과 작동 원리가 충분히 드러나는지 점검할 수 있습니다. 국가법령정보센터 · 특허법 제42조
미국 35 U.S.C. § 112
미국의 발명 기재 요건(written description)은 출원 당시 발명자가 청구된 발명을 보유하고 있었다고 통상의 기술자가 명세서에서 합리적으로 이해할 수 있는지를 봅니다. 실시가능 요건(enablement)은 통상의 기술자가 과도한 실험 없이 청구범위 전반에 걸쳐 발명을 만들고 사용할 수 있는지를 따로 평가합니다. § 112(b)의 명확성 요건은 청구항이 보호받으려는 발명을 충분히 특정하는지에 관한 것입니다. 한국의 뒷받침 요건을 충족했다는 판단만으로 미국의 발명 기재 또는 실시가능 요건까지 충족했다고 볼 수는 없습니다. USPTO MPEP § 2163 · § 2164 · § 2103
한국 우선권을 기초로 미국에 출원할 때
- 미국 독립항의 각 구성과 구성 간 관계를 한국 최초 명세서 및 도면의 구체적인 기재에 대응시킵니다.
- 기능이나 결과로 넓게 표현한 청구항은 그 범위를 뒷받침하는 대표 구현, 공통 원리 및 대체 구성을 확인합니다.
- 미국 출원 전에 추가할 설명이 있다면, 어느 청구항이 그 내용에 의존하는지 구분하여 해당 청구항의 우선권을 검토합니다. 미국 출원 후 보정으로 신규사항을 추가할 수 없습니다.
예를 들어 한 종류의 센서와 처리 방식만 기재된 한국 출원을 바탕으로 미국에서 센서 유형을 특정하지 않는 청구항을 검토한다면, 명세서가 다양한 센서에 적용되는 공통 처리 원리를 설명하는지부터 확인할 수 있습니다. 지원 여부는 최초 기재, 청구항의 범위 및 해당 기술 분야에 따라 달라집니다. USPTO MPEP § 2163 · 35 U.S.C. § 132(a)